Tussen printerfabrikant HP en inktleverancier 123Inkt.nl woedt oorlog. Inzet is de prijs van inkjet-cartridges. Het businessmodel van HP (printers verkopen voor kostprijs, inkt voor ongeveer Eur. 2000,- per liter) staat onder druk door concurrenten die goedkopere inktcartridges aanbieden. Tot zover wegen de baten voor HP blijkbaar op tegen de forse kosten. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad.
HP beveiligt haar printers met chips die het mogelijk maken dat cartridges van andere merken niet door de printer worden herkend. Sommige van die beveiligingsmaatregelen zijn op zichzelf een uitvinding, waarop HP een octrooi heeft. (Heel kort samengevat, als ik het goed begrijp: op de geheugenkaart van de officiële cartridges van HP staat een softwarecode die met de printer communiceert.) Groot voordeel hiervan voor HP is dat ze niet alleen de producten van concurrerende leveranciers uitschakelt, maar dat ze die leveranciers ook kan aanspreken wegens octrooiinbreuk – althans, tot voor kort.
In de procedure waarin de Hoge Raad nu uitspraak heeft gedaan, vorderde HP dat Digital Revolution wordt verboden inbreuk te maken op een octrooi van HP. HP voerde daartoe aan dat bepaalde cartridges die Digital Revolution via de website 123inkt.nl aanbiedt aan alle kenmerken van de conclusies 1 en 2 van het octrooi van HP voldoen.
De Hoge Raad neemt als uitgangspunt (i) dat de octrooiconclusie waarop HP zich beroept behoort tot het type ‘means plus function’ op het gebied van gegevensverwerking en computerprogramma’s; en (ii) dat (op grond van de Guidelines for Examination in the European Patent Office en de rechtspraak van de Technische Kamers van Beroep (TKB) van het Europees Octrooibureau, het ‘EOB’) de toepasselijke maatstaf inhoudt dat functionele kenmerken in een productconclusie moeten worden opgevat als een impliciete definitie van die structurele kenmerken die nodig zijn om een bepaald effect te krijgen indien het product wordt gebruikt volgens de leer van de octrooiconclusie. Conclusies van het type ‘means plus function’ op het gebied van gegevensverwerking en computerprogramma’s moeten daarbij zo worden uitgelegd dat de geclaimde gegevensdrager/computer ‘aangepast’ (‘adapted for’) moet zijn – en niet alleen ‘geschikt’ – om de relevante stappen en functies uit te voeren. Een uit de stand van de techniek bekende gegevensdrager/computer is nieuwheidsschadelijk als deze is ‘aangepast’ – dat wil zeggen: geconfigureerd – om de geclaimde functie uit te voeren.
Met het hof Den Haag oordeelt de Hoge Raad dat elke volgens conclusie 1 geconfigureerde (‘aangepaste’) geheugeneenheid de onder bescherming gestelde werkwijze kan uitvoeren, mits de printer is voorzien van software, die communicatie tussen printer en cartridge-geheugen mogelijk maakt. De slotsom is dat de conclusie waar HP zich op beroept niet nieuw is.
Om alsnog te voldoen aan de nieuwheidseis heeft HP drie mogelijke beperkingen/wijzigingen (‘hulpverzoeken’) van de octrooiconclusies voorgesteld, maar het hof heeft die afgewezen op grond van art. 84 van het Europees Octrooi Verdrag (‘EOV’). Dat artikel luidt: “De conclusies beschrijven het onderwerp waarvoor bescherming wordt gevraagd. Zij dienen duidelijk en beknopt te zijn en steun te vinden in de beschrijving.”
Weliswaar heeft art. 84 EOV niet rechtstreeks betrekking op zo’ wijzigingsverzoek, maar de Hoge Raad stelt (r.o. 3.4.12 ) dat “De nationale rechter aan wie in een nietigheidsprocedure een hulpverzoek wordt voorgelegd, dient te beoordelen of het octrooi, dat zonder de in het hulpverzoek voorgestelde beperking nietig is, door de voorgestelde beperking geldigheid verkrijgt. Aldus vervult de rechter in zoverre de rol van de verlenende instantie. In dat verband is van belang dat een eerder verleend octrooi door een hulpverzoek als bedoeld in art. 138 lid 3 EOV wordt gewijzigd, zonder dat die wijziging in de verleningsfase aan de daarvoor geldende voorwaarden is getoetst. Daarmee ligt voor de hand dat de rechter aan wie het hulpverzoek wordt voorgelegd, de daarin voorgestelde beperking aan die voorwaarden dient te toetsen. Een andere uitleg zou ertoe kunnen leiden dat een volgens een hulpverzoek gewijzigd octrooi geldig wordt geoordeeld zonder dat is voldaan aan het duidelijkheidsvereiste van art. 84 EOV.”
De Hoge Raad voegt daar nog aan toe dat een octrooi ook in een oppositieprocedure voor het EOB kan worden beperkt en dan ook aan art. 84 EOV kan worden getoetst, zij het alleen wanneer en voor zover de wijziging zelf tot strijd met art. 84 EOV kan leiden. Dit is volgens de Hoge Raad vergelijkbaar met een wijzigingsvoorstel in een nietigheidsprocedure, zoals de onderhavige. Bovendien doen ze het in andere landen ook zo.
HP heeft nog gesteld dat Digital Revolution misschien niet rechtstreeks (‘direct’) inbreuk maakt op een conclusie van het octrooi dat wel geldig is (werkwijze-conclusie 7), maar dan toch zeker indirect. De Hoge Raad schaart zich echter achter het verweer van Digital Revolution dat de aanschaf van een HP printer van een type waarvoor de 123-cartridges geschikt en bestemd zijn, impliceert dat een licentie wordt verkregen om die printer te gebruiken, met inbegrip van de door middel van de software van de controller van de printer daarin geïncorporeerde werkwijze. De printer functioneert immers alleen met een cartridge die is voorzien van een geheugeneenheid die in staat is met de software van de printer te communiceren Miscommunicatie, bijvoorbeeld omdat de geheugeneenheid niet is ingericht voor toepassing van die werkwijze, leidt onherroepelijk tot het weigeren van de cartridge en dus tot disfunctioneren van het printersysteem, zoals HP ook nadrukkelijk heeft gesteld. Aangezien degene die een HP printer aanschaft mag verwachten dat de printer normaal moet kunnen functioneren, moet die toestemming – behoudens bij de aanschaf van de printer overeengekomen beperkende voorwaarden, die niet zijn gesteld of gebleken – geacht worden zich tevens uit te strekken tot het gebruik van voor die printer geschikte cartridges die zelf geen inbreuk maken op enige productconclusie, zoals al was vastgesteld.
Daarmee valt het doek voor HP, althans in deze procedure. HP wordt veroordeeld in de kosten van Digital Revolution, wat in hoger beroep en in cassatie ongeveer Eur. 290.000,- bedraagt (waar eerste aanleg en de eigen kosten nog bijkomen…)
Maar, ietwat zure conclusie: ondanks het ongelijk en hoe hoog de kosten voor HP dan ook zijn opgelopen, de kosten worden natuurlijk uiteindelijk op de consument afgewenteld. Bovendien verzinnen ze bij HP wel weer iets nieuws, zie ook dit artikel op Emerce.nl.
Voor de zeer leesbare conclusie van Advocaat-Generaal Van Peursem zie: ECLI:NL:PHR:2019:262
Vragen, opmerkingen? Mail: contact[at]kracht-advocatuur.com, en/of zie: http://www.kracht.legal
Kracht advocatuur juridische blog 