Tom tegen TomTom

TomTom is de bekende leverancier van navigatie-apparatuur. Ooit baanbrekend, nu zó bekend dat de naam bijna syoniem is met ‘navigatie’, ongeveer zoals Spa synoniem is geworden met ‘bronwater’. Maar niet helemaal! – zoals een bedrijf ontdekte dat iets met de naam ‘Tom’ en vervoer wilde doen.

Het is een lang verhaal, maar de details kunnen eenvoudig worden uiteengezet. Het bedrijf MKB Ondernemers (‘MKBO’)  leverde onder de naam MKB Brandstof diensten in verband met financiële administratie van tanken, parkeren en autowassen. Op een dag bedacht men zich bij MKBO dat de naam ‘MKB Brandstof’ eigenlijk niet zo’n goede naam was. Bovendien werd voor advertenties het fictieve karakter ‘Tom de Ridder’ gebruikt, en gebleken was dat deze Tom de Ridder een betere naamsbekendheid had dan ‘MKB Brandstof’. Zodoende wilde men de naam van het bedrijf veranderen in ‘Tom’.

Dat de naam Tom in combinatie met vervoersdiensten tot verwarring met ‘TomTom’ zou kunnen leiden, was al voorzien. Om de gevreesde verwarring te vermijden werden tussen TomTom en Tom afspraken gemaakt over het toegestane gebruik van de naam ‘Tom’ (een zgn. ‘Coexistence Agreement‘). Vanaf dat moment begint echter het juridische drama.

Tom lanceert een serie apps: : Carwash met Tom, Tanken met Tom en Parkeren met Tom. Met deze apps kan genavigeerd worden naar het dichtstbijzijnde tankstation dan wel naar de dichtstbijzijnde carwash of parkeerplaats. Bovendien begint het bedrijf een reclame-campagne met onder meer de slogans: “Tom laat je nieuwe wegen ontdekken”, “Tom helpt ondernemers verder, op weg naar hun stip”, “Tom beweegt ondernemers”, en “Elke dag dichter bij jouw stip aan de horizon”.

Natuurlijk gaat dit mis. TomTom stelt dat het gebruik van de naam Tom véél verder gaat dan is afgesproken. TomTom zegt de Coexistence Agreement op, en kondigt maatregelen aan tegen verder gebruik van de naam Tom. Er volgt een kort geding en een bodemprocedure, die beide door Tom worden verloren. Sinds maart 2017 gebruikt MKBO het Tom-logo en het teken ‘Tom’ niet meer.

In vervolg op het kort geding volgt er nòg een rechtszaak, namelijk die waarin nu een uitspraak is gewezen. TomTom beschuldigt Tom van merkinbreuk, met alle gebruikelijke vorderingen (opgave, schadevergoeding, vernietiging inbreukmakende zaken etc.). Als meest verstrekkende verweer voert MKBO-voorheen-Tom aan dat de Overeenkomst niet rechtsgeldig is beëindigd of ontbonden omdat geen sprake was van schending van de Overeenkomst. Volgens MKBO mag TomTom het gebruik dus niet verbieden, want er is nog steeds die overeenkomst.

De rechtbank overweegt dat de vraag hoe in een schriftelijke overeenkomst de verhouding van partijen is geregeld en of deze overeenkomst een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (het Haviltex-criterium6; in de juridische praktijk staat dit uitleggen dan ook bekend als ‘haviltexen’). Om kort te gaan, het verweer van MKBO faalt, zoals het ook in de eerdere rechtszaken al was gefaald.

MKBO beroept zich op haar eigen juridische onwetendheid en op haar eigen eerdere (ietwat onduidelijke) uitspraken over gebruik van uitsluitend de naam ‘Tom’. Het beroep op een gebrek aan kennis wordt (uiteraard) al snel afgeserveerd. Interessanter is wat de rechtbank beslist over gebruik van de naam Tom. Uit correspondentie blijkt namelijk dat MKBO inderdaad een aantal keer heeft gezegd dat ze uiteindelijk alleen nog de handelsnaam ‘Tom’ zou willen gebruiken, maar de rechtbank gaat daar niet in mee.

Verhelderend is overweging 4.22 van de rechtbank: “Zo dit gelet op het voorgaande al juist is, mede gezien de vaststelling dat het gestelde voornemen om de handelsnaam te wijzingen in Tom niet ondubbelzinnig is kenbaar gemaakt aan TomTom c.s., gaat het er bij haviltexen niet om vast te stellen wat de bedoeling van één partij was, maar om vast te stellen wat partijen wederzijds van elkaar mochten verwachten. Daartoe is cruciaal dat TomTom c.s. die bedoeling van MKBO daadwerkelijk heeft begrepen, of moeten begrijpen. Dit is, gelet op het voorgaande, naar het oordeel van de rechtbank niet het geval.”

De overeenkomst is dus terecht opgezegd door TomTom. Daarmee zijn alle handelsnaam en -merkenrechten van TomTom volledig herleefd (zo al gesteld kan worden dat TomTom zich vrijwillig had beperkt in de uitoefening daarvan), en het is voor het overige duidelijk dat er sprake is van verwarringsgevaar, r.o. 4.41: “Gelet op de grote mate van overeenstemming tussen het teken tom en de TomTom-Uniemerken, het grote onderscheidend vermogen van de TomTom-merken en het feit dat MKBO het teken tom gebruikt voor waren en diensten die soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor TomTom c.s. haar merken heeft ingeschreven, is de rechtbank van oordeel dat door het gebruik van het teken tom bij het publiek verwarring kan ontstaan.”

Alle verdere schermutselingen zijn zinloos, en MKBO wordt veroordeeld tot de kosten van TomTom. Opmerkelijk puntje is nog rechtsoverweging 4.52: “TomTom c.s. heeft desgevraagd niet, althans onvoldoende, toegelicht welk belang zij heeft bij de gevorderde doorhaling van de domeinnaamregistratie tom.nl naast een verbod op het gebruik van de domeinnaam (dat begrepen is onder het verbod tot merkinbreuk). Het enkel geregistreerd houden van een domeinnaam zonder daarmee in het economisch verkeer te treden, kan, zonder bijkomende omstandigheden die zijn gesteld noch gebleken, niet worden aangemerkt als merkinbreuk. Het gevorderde sub V zal dan ook worden afgewezen.”

Voor de hele uitspraak, zie HIER

Vragen, opmerkingen? Mail: erik.devos[at]kracht-advocatuur.com, of bezoek de website: http://www.kracht.legal

 

Advertenties

Over krachtblog

Advocatenkantoor in Amsterdam, gespecialiseerd in Intellectuele Eigendom en effectieve procedures.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.