WOW vs. WOW

Het blijft telkens weer verbazen hoe bedrijven met dezelfde naam elkaar in de haren kunnen vliegen. Verbazingwekkend, omdat de uitkomst van een juridische procedure vaak helemaal niet zo verbazingwekkend is – of in ieder geval achteraf gezien niet lijkt. Case in point: Hof Den Haag 20 oktober 2020, Stichting WOW tegen WOW Lijnbaan en Saladdin Restaurant.

In Amsterdam is de Stichting WOW actief (‘WOW Amsterdam’). De stichting exploiteert een ‘cross-over culturele horeca-onderneming’. Die onderneming bestaat uit een hostel met 300 bedden, slaapvoorzieningen en expositieruimtes voor jonge, inwonende artiesten; en er is ook nog een restaurant met capaciteit voor 200 gasten. Klinkt leuk.

In Rotterdam en in Tilburg exploiteren de BV ‘Saladdin’ en de BV ‘WOW’ drie fastfood-restaurants (samen ‘WOW Rotterdam’). Saladdin gebruikt voor haar snackbars en het aanbieden van vette hapjes, namen als ‘WOW burgers fries chicken’, ‘WOW Lijnbaan B.V.’, of zelfs alleen ‘WOW’. Die namen, in diverse constellaties, zijn onder meer aangebracht op gevels, borden en bekers, en op de kleding van het personeel.

WOW Amsterdam heeft een geregistreerd merk; en zij sommeert WOW Rotterdam om op te houden met het gebruik van de naam ‘WOW’. Daar heeft Saladdin geen zin in. Het Amsterdamse WOW stapt naar de voorzieningenrechter, maar krijgt in eerste instantie ongelijk.

In hoger beroep, gaat het hof Den Haag uit van een beoordeling op de voet van art. 2.20 lid 1 sub b Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (‘BVIE’). Art. 2.20 lid 1 sub b BVIE stelt, kort samengevat, dat als het teken “gelijk is aan of overeenstemt met het merk” en gebruikt wordt voor “dezelfde of soortgelijke waren en diensten”, er ook verwarringsgevaar moet zijn.

Het hof stelt voorop (r.o. 4.2) dat verwarringsgevaar globaal moet worden beoordeeld. Van belang zijn de mate van overeenstemming tussen het merk (‘WOW’) en het teken (de verschillende namen met ‘WOW’, zoals door WOW Rotterdam worden gebruikt), de soortgelijkheid van waren en/of diensten, en de mate van het onderscheidend vermogen van het merk. De visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen teken en merk moet berusten op de totaalindruk die door het merk en het teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek. Punten van overeenstemming wegen zwaarder dan punten van verschil.

Wat is ‘het relevante publiek’? In het merkrecht is dit ‘de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren en/of diensten’. Diat publiek ziet de tekens niet naast elkaar en moet op ‘een onvolledig geheugenbeeld’ vertrouwen. Volgens WOW Rotterdam bestaat haar publiek specifiek uit Nederlanders met een Arabische achtergrond, terwijl (volgens WOW R’dam) het publiek van WOW Amsterdam zou bestaan uit creatieve buitenlanders die op zoek zijn naar een hostel.

Het hof maakt daar korte metten mee. Waar het om gaat is het gemiddelde publiek voor de restaurants, en blijkbaar is dat in beide gevallen onder meer ‘jongeren en toeristen die op zoek zijn naar een goedkope maaltijd’. Dat WOW Amsterdam ook nog een hostel exploiteert doet er niet toe.

Een opmerkelijk verweer van WOW Rotterdam is nog dat de ‘o’ in haar WOW een ‘o met een krulletje’ zou zijn. En die specifieke ‘o’ zou dan weer door het relevante publiek worden herkend als de Arabische letter ‘wau’. Het hof wijdt hier een overweging aan (r.o. 4.11), maar de strekking daarvan is (i) dat de schrijfwijze er niet toe doet, (ii) die ‘o met een krulletje’ en de ‘wau’ totaal niet op elkaar lijken, en (iii) dat als dat wel het geval zou zijn, dit de overeenstemming met het merk ‘WOW’ niet opheft.

Als ik het goed begrijp, heeft WOW Rotterdam blijkbaar ook nog geprobeerd om het merk onderuit te halen door te stellen dat het beschrijvend zou zijn . Het hof wijdt daar een grappige overweging aan (r.o. 4.19): “Weliswaar zal de horeca-ondernemer in het algemeen ernaar streven dat zijn klanten de door hem aangeboden waren en diensten als verbazing- of ontzagwekkend zullen ervaren, dat maakt nog niet dat deze (gewenste) ervaring is aan te merken als een intrinsiek kenmerk van de etenswaren en dranken of horecadiensten.”

Het arrest is eigenlijk niet zo heel opmerkelijk (zelfde naam, zelfde diensten; dus inbreuk), maar het is de moeite waard om nog even stil te staan bij de overwegingen die het hof wijdt aan de rol van internet (r.o. 4.28 t/m 4.33). Biede partijen zijn aanwezig op internet en sociale media (Facebook wordt genoemd), zodat het relevante publiek zich in heel Nederland bevindt en niet enkel in Amsterdam of Rotterdam. Verwarringsgevaar is ook op het internet te duchten, en WOW Rotterdam raakt ook een aantal domeinnamen kwijt.

Al met al een bevredigend, en mooi arrest. Voor het volledige arrest, zie: https://www.ie-forum.nl/artikelen/toch-normaal-onderscheidend-vermogen-en-verwarringsgevaar-wow